В целях быстрого продвижения товара на рынке и привлечения к своей продукции внимания потребителей организации или предприниматели используют различные способы. Одним из распространенных вариантов является использование в рекламе чужого раскрученного обозначения товара (его графического или словесного изображения).
Товарный знак (далее также — ТЗ) необходим, чтобы идентифицировать похожие товары друг от друга. Так, название «Адидас» отделяет спортивную одежду и обувь этой марки от другой аналогичной продукции.
Гражданское законодательство стоит на защите любого ТЗ, прошедшего госрегистрацию. Никто не вправе обозначать свои товары или услуги данными знаками без разрешения их правообладателей. Правило касается и работы через интернет.
В арсенале судов имеется достаточное количество дел по заявлениям о защите права на неправомерное использование обозначения товара в сети интернет. В основном суть нарушения сводится к копированию чужого логотипа фирмы и изображению его на сайте нарушителя в доменном имени или в заголовках к тексту. Дела, касающиеся незаконного применения обозначений товаров в контекстной рекламе, встречаются реже, поэтому по ним недостаточно наработана практика.
В большинстве случаев решения выносятся в пользу правообладателей. Но бывают ситуации, когда нижестоящая судебная инстанция принимает решение, не выяснив все важные для дела обстоятельства. В итоге дело рассматривается повторно.
Примером такой ситуации является дело № А43-32542/2017, решение по которому вынесено Судом по интеллектуальным правам 13 декабря 2018 года.
Обстоятельства подачи иска и жалобы на принятые акты двух судебных инстанций
Между ООО «Интермода» и ИП Жехаревым В.Н. возник спор в отношении правомерности использования зарегистрированного товарного знака. В суд с иском к ИП обратилось Общество, также в качестве соответчиков были названы ИП Жехарев Е.В. и ООО «ОК».
Общество указало, что ИП неправомерно воспользовался обозначением на товар, право на которое было зарегистрировано за Обществом (свидетельство РФ № 565252). Истец потребовал удалить маркировку, которую ИП использовал в контекстной рекламе на одном из сайтов. Также Общество просило компенсировать ему нарушенное право на сумму 3 млн. руб.
Предприниматель, в свою очередь, также обратился со встречным иском с аналогичными требованиями:
- о прекращении неправомерного использования ООО «Интермода» товарного знака ИП Жехарева В.Н. (свидетельство РФ №617636),
- об обязании удалить из контекстной ссылки данное обозначение,
- о назначении суммы компенсации за допущенное нарушение в размере 3 млн. руб.
Данный иск был возращен ИП по основаниям, указанным в определении АС Нижегородской области от 25 мая 2018 г. В этот же день было вынесено итоговое решение по делу. Требования Общества были удовлетворены в части: ИП должен был прекратить неправомерное использование товарного знака Общества, удалить соответствующую ссылку со страницы интернет-сайта, выплатить компенсацию в размере 3 млн. руб., оплатить расходы по госпошлине и судебные расходы Истца. К остальным соответчикам иск не был поддержан.
Апелляция оставила судебный акт первой инстанции в силе. ИП обжаловал оба документа в Суд по интеллектуальным правам.
ИП Жехарев В.Н. привел доводы о наличии в действиях нижестоящих судов нарушений материального и процессуального права. Также, по его мнению, выводы судов не соотносились с теми обстоятельствами, которые имели место на самом деле.
Основной довод касался того, что используемая для переадресации ссылка со словами «INTERMODA» в разделе для контекстной рекламы на странице Яндекс не нарушает прав Общества. Предприниматель обосновал свою позицию тем, что услуга его интернет-магазина защищается другим товарным знаком, который он использовал по договору цессии. Но суды не исследовали данные обстоятельства. Согласно жалобе, остались не изучены вопросы о том, на какие товары и услуги распространялось действие товарного знака Общества, для какой именно услуги была размещена ссылка ИП для перехода к его магазину и попадает ли данная услуга под защиту товарного знака Общества, каким именно товарным знаком пользовался ИП. Ответы на эти вопросы важны для полного и объективного рассмотрения дела.
Суд по интеллектуальным правам нашел доводы жалобы обоснованными и направил дело на новое рассмотрение.
Подробности дела
Общество с июня 2017 года стало владельцем ТЗ «INTERMODA», о чем имелось свидетельство РФ № 565262. Данный знак получил регистрацию в феврале 2016 г. в отношении ряда услуг, относящихся согласно международной классификации к 35 классу (организация коммерческих выставок или ярмарок, осуществление презентации товаров для их последующей розничной продажи, продвижение товаров различными методами, оптовая и розничная продажа обуви, аксессуаров и различной одежды и т.п.). Данный знак имел приоритет с 19 ноября 2013 года.
Общество обнаружило, что на страницах контекстной рекламы Яндекса имеются объявления, содержащие в тексте ссылок для перехода на другую страницу сайта словесное обозначение ТЗ Общества. По данным ссылкам посетитель страницы попадал на сайт с информацией о магазинах «Лакшери Стор». Указанные факты Общество подтвердило протоколами осмотра доказательств.
Данное объявление было опубликовано в Яндекс.Директ на основании договора с ИП и находилось в открытом доступе с начала марта по конец июля 2017 года. Продавцом товаров, размещенных на рекламируемом сайте, являлся Ответчик, а администратором домена lsboutique.ru — ООО «ОК».
Суд 1-ой инстанции признал иск на основании установленных фактов принадлежности сайта Ответчику, а товарного знака — Истцу, а также наличия обстоятельств незаконного использования знака Ответчиком. Апелляция поддержала сделанные выводы. Однако Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что оба суда неправильно применили материальные нормы и не изучили все необходимые по делу доказательства.
Как отстоять право на защиту товарного знака
Согласно нормам статей 1229 и 1484 ГК РФ, чтобы доказать право на защиту своего ТЗ, необходимо подтвердить:
- обладание истцом данным правом,
- нарушение ответчиком указанного права путем применения ТЗ, схожего с другим зарегистрированным ТЗ, к продаваемым им товарам,
- данное использование вводит потребителей в заблуждение относительно принадлежности товара к конкретному обладателю ТЗ.
Если обстоятельства будут установлены, то нарушитель несет гражданско-правовую ответственность. Владелец ТЗ не обязан доказывать размер причиненных ему убытков по таким делам.
Причины, по которым кассация отменила предыдущие два решения
Товарный знак необходим, чтобы индивидуализировать однородные товары, производимые различными юридическими лицами или предпринимателями. Он подтверждает исключительное право владения собственника знака, которое удостоверяется свидетельством государственного образца.
В соответствии со ст. 1481 ГК РФ данный документ подтверждает, что владелец ТЗ имеет приоритет перед другими участниками гражданско-правовых отношений на использование данного знака при производстве товаров, указанных в свидетельстве.
Согласно судебному акту, суд взыскал с ИП убытки в пользу Общества виду того, что предприниматель заказал публикацию контекстной рекламы по специально размещаемой ссылке, при переходе по которой пользователь попадал на страницу магазина «Лакшери стор». В ссылке использовалось наименование ТЗ «INTERMODA». Данное словесное обозначение, согласно выводам суда, было схоже с ТЗ Общества. Были сделаны выводы о нарушении Ответчиком прав Истца на ТЗ (рег. № 565262).
Кассация указала, что предыдущие инстанции не проверили, для какой услуги была размещена реклама, находилась ли она под защитой ТЗ и обладал ли истец в отношении данной услуги правом на защиту.
От ответов на данные вопросы зависело решение по делу, так как в соответствии с ч. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительные права распространяются только на тот товар, который указан в свидетельстве. Аналогичные товары не могут находиться под ТЗ правообладателя без его разрешения, если потребитель может перепутать владельца ТЗ.
Также кассационный суд указал, что допускается использование схожего с зарегистрированным ТЗ обозначения в отношении иных товаров или услуг, которые не оговорены в свидетельстве. Данное правило не действует, лишь когда речь идет об общеизвестном товарном знаке (ст. 1508 ГК РФ).
При разрешении дела суды не учли, что Ответчик пользовался ТЗ «INTERMODA» по свидетельству с рег. номером 617636. Право на использование данного ТЗ было получено им по договору цессии от Киманова О.Т. Данный знак имел приоритет с 02.09.2015 г. на аналогичные услуги из МКТУ (35 класс).
Указанное является существенным обстоятельством, влияющим на исход дела.
Кассация дополнительно обратила внимание судов на следующее. Если в госреестре отсутствуют сведения о передаче ИП права на использование ТЗ, данное обстоятельство не мешает ему это право реализовывать в силу договора. Подобная позиция отражена в постановлении Конституционного суда РФ от 3 июля 2018 г. № 28-П.
Таким образом, чтобы доказать нарушение порядка использования ТЗ иным лицом, не достаточно только предъявить доказательства наличия фактов незаконного использования ТЗ. Необходимо обязательно удостовериться, что нарушитель действительно использовал в контекстной рекламе данный знак, чтобы привлечь внимание к аналогичным услугам или товарам, попадающим под охрану правообладателя.